로스차일드는 2021년 12월 대체불가능한토큰(NFT) 플랫폼인 오픈시에서 프랑스 명품회사 에르메스사에서 판매하는 버킨백과 유사한 모양의 NFT 가방을 출시했다. 이 가방은 물론 실물이 존재하지 않는 것으로, '메타버킨스(MetaBirkins)'이라는 이름의 NFT 가방이었다. 이에 에르메스가 올해 1월 미국 뉴욕남부연방지방법원에 디지털 예술가 메이슨 로스차일드를 상대로 소송을 제기했다. 

현재 에르메스는 버킨백에 대한 상표권과 함께 버킨백 디자인에 대한 트레이드드레스를 가지고 있다. 즉 모양 자체로 상표성을 인정받을 수 있게 된다. 소장에 기재된 청구원인은 ▲메타버킨스가 에르메스의 상표권을 침해했다는 점 ▲에르메스가 메타버킨스로 하여금 자사 상표의 사용을 허락한 것으로 소비자가 오인할 수 있는 우려가 있는 점 ▲상표 가치에 대한 희석 가능성에 따른 손해배상 청구이다. 

이와 관련하여 로스차일드는 수정헌법 제1조에 따른 표현의 자유에 기한 행위라고 주장하면서 소 각하를 신청했다. 최근 법원에서는 해당 신청을 기각하고 본안 판단을 진행하기로 결정했다(22-CV-384 (JSR) HERMES INTERNATIONAL and HERMES OF PARIS, INC., Plaintiffs, v. MASON ROTHSCHILD, Defendant).  

美 법원, 기본 저작물과 예술적 관련성 없는 경우 제외하고 예술적 관련성을 인정할 수 있다고 판시 

에르메스측에서는 로스차일드의 메타버킨스 판매는 명백하게 상업적인 행위에 해당하고 예술품 창작과는 다르다고 주장했다. 판결에서는 로스차일드의 요청 즉, 소를 각하해야한다는 신청에 대해서는 기각을 하면서도 예술적 관련성을 판단함에 있어서 그 임계점은 낮아야 하며, 기본 저작물과 예술적 관련성이 전혀 없는 경우를 제외하고는 예술적 관련성을 인정할 수 있다고 판시했다. 

NFT는 디지털화된 미디어에 연결됨으로써 그 자체로 디지털화된 미디어와 동일시될수 있게 되고 예술작품성을 배제하는 것은 아니지만 최근 패션브랜드들이 자신들의 실제 상품을 디지털 패션쇼나 메타버스상에서 사용하고 있다는 점에 비추어 볼 때 창작물에 해당하는지 여부에 대한 추가적인 심리가 필요하다고 판단한 것이다. 

또한 "메타버킨스"가 예술적 관련성을 충족하더라도 소비자들에게 상표 사용이 허락된 것으로 오인할 수 있는 가능성은 존재한다는 점 역시도 언급하고 있으며, 향후 소송에서는 이 점이 쟁점이 될 수 있다는 취지로 결정했다. 

국내, 저명상표의 기준이 무엇인지가 결국 쟁점이 될 수 있을 것

우리나라에서 이러한 저작권 또는 상표권 관련 사건이 발생한다면 어떠할까? 국내에서는 미국의 수정헌법 제1조와 동일한 정도로 표현이나 예술의 자유를 중시하는지에 대해서는 논란이 있을 수 있다. 그래서 상표법 및 부정경쟁방지법 또는 저작권법 등 지식재산권 관련 법률에 근거해서 권리자가 보호될 수 있을 것이고, 상대방은 그러한 권리보호 범위 밖에 영역이라는 점을 근거로 자신의 상표 사용을 정당화할 수 있을 것이다. 

상표권을 등록할때는 지정상품을 정하도록 하고 있고, 만일 가상세계 또는 NFT 상품을 판매하면서 해당 상표를 사용한 것이 아니라면 상표법상 보호를 받기 어려울 수 있다. 현행 부정경쟁방지법에 따른 보호 가능성을 고려해 볼 수 있으나, 이 법이 적용되려면 해당 상표가 상표로써 사용돼야 하는데 그것은 일반적으로 영업의 표지로 사용되는 것을 전제로 한다. 따라서 영업의 표지로 볼 수 있어 상표적 사용이 인정될 것인지가 쟁점이 될 수 있을 것이다.

이에 최근 외국의 여러 회사들은 가상세계에서의 디지털 상품판매 및 출시를 목적으로한 상표권 등록도 하고 있는 추세이다. 다가오는 메타버스 세상에서 NFT와 메타버스 내 상표 사용에 대한 여러 가지 사건들이 예상되는 상황이다. NFT를 만드는 사람이나 메타버스에서 활용을 하고자 하는 사람 그리고 저명상표를 가지고 있는 상표권자 모두 이러한 분쟁 가능성에 대비해 가상세계에서 활용될 수 있는 방향으로의 상표 등록을 고려할 필요도 있어 보인다. 

글=한서희
정리=김현기 기자 khk@techm.kr

<Who is> 한서희 님은?
사법연수원 39기로 법무법인(유한) 바른의 파트너 변호사다. 디지털자산·혁신산업팀장을 맡고 있으며, 블록체인과 인공지능(AI) 등 신기술에 관심이 많아 대한변협 IT 블록체인 특별위원회 위원, 블록체인법학회 이사, 한국블록체인협회 법률자문위원, 한국인공지능법학회 이사를 겸직하고 있다. 이외에도 중소벤처기업부 규제샌드박스 자문 및 한국콘텐츠진흥원 평가위원을 맡고 있다.